Derechos de autor y conexos. Propiedad intelectual (página 2)

Este Convenio de la Unión de Paris es
administrado por la OMPI, que es la Organización Mundial
de la

Propiedad Intelectual, que es agencia de la Naciones
Unidas.

Entonces cuando en el año 86 se celebra en Punta
del Este la reunión del GAT para replantear algunos puntos
que hacen al comercio internacional, uno de los temas que se
ponen sobre la mesa para discutir, es la propiedad intelectual en
cuanto se relaciona con el comercio.

A consecuencia de ello comienza a Ronda Uruguay que
termina en Marruecos en 1994 con una nueva estructura para la
OMC, y un tratado que del que uno de sus anexos es el Acuerdo de
los Derechos Intelectuales Relacionados con el Comercio,
ADIRC.

Allí se establecen una serie de obligaciones
básicas, que incluyen todos los convenios que administran
OMC y Naciones Unidas, mas otra serie de obligaciones que tienen
que ver con el procedimiento de defensa de los derechos que los
Estados se obligan a hacer respetar y a cambiar su
legislación para poder estar a tono con esas
disposiciones.

De modo que nuestro país ingreso y ratifico el
tratado de Marruecos en Diciembre de 1994,fijándose
el 31 de Diciembre de 1999 como fecha limite para
que todos los países integrantes de la OMC realizaran los
ajustes correspondientes

¿Que es una marca en nuestro
derecho?

Ley N° 17.011

Art. 1: se entiende por marca todo signo con aptitud
para distinguir los productos o servicios de una persona
física o jurídica de los de otra.

En primer lugar hay una referencia a la función.
Para que sirve una marca. Una marca sirve para distinguir.
Distinguir productos y servicios.

Esto implica también que cuando estamos hablando
de marcas, estamos hablando de marcas en relación a
determinados productos y servicios.

Esto se llama en materia de marcas el principio de
especialidad. Nadie es dueño de un signo. Lo que la ley
concede son derechos de exclusiva de un signo respecto de
determinados productos y servicios. Por eso cuando uno quiere
registrar una marca tiene que poner en que clase internacional.
Eso quiere decir que la marca distingue productos y
servicios.

Esa marca nos esta dando un signo de calidad en base a
nuestra experiencia, además se dice que una marca
condensa, representa la buena fama de la empresa. Por eso otros
competidores adoptan signos parecidos a alguien que le va bien, y
por ello la faculta al titular para que se defienda.

La marca no solo distingue al producto cuando esta
encima del mismo sino que también distingue la
campaña publicitaria, porque hay una utilización
del signo en realidad siendo la referencia al producto incluso
oral, pero implica una relación marca-producto.

El mundo hace referencia al empresario, nosotros no
tenemos la figura de este en materia comercial optándose
por hacer referencia a la persona física y jurídica
como titular de la marca o signo.

¿Que es un signo?

Podemos tener marcas emblemáticas que son ese
diseño grafico y podemos tener marcas denominativas, que
son la palabra en si misma abstrayendo la presentación
grafica que se haga de ellas. Por ejemplo BRIGOCAR mas
allá de lo que sea su presentación gráfica,
su color, la inserción del dibujo, puede ser la marca
denominativa y además tener protegido el emblema, es
decir, una marca mixta. Se protege la palabra y el
diseño.

Otro ejemplo "GRAN" no se puede proteger como marca
denominativa ni como palabra porque "GRAN" es una palabra de uso
general. No se registra como marca denominativa sino como marca
emblemática.

Puede ser marca la forma, no solo marcas bidimensionales
también tridimensionales como la botella de COCA-COLA. El
objetivo de la propaganda ,mas allá del tema publicitario
es mantener su valor sobre una marca que se registro hace mucho
tiempo, reforzando en el consumidor la identidad de esa forma con
ese producto haciendo cada tanto referencia a la
forma.

En nuestro país todo lo que implica marcas que no
sean tradicionales, si bien la ley permite que se consideren como
marcas, su registro esta condicionado a que el P.E. disponga en
determinado momento que el avance tecnológico admita una
actividad eficiente. Otra posibilidad es la marca olfativa, en
EE.UU. se ha registrado como marca el perfume a flores frescas
para el hilo de coser de la empresa Celia Clark &
Corporation, esta firma saco al mercado hilo de coser con perfume
pudiendo oponerse a cualquier otro competidor que haga lo mismo
por el derecho de competencia y el de marcas, el tema que se
plantea es que es flores frescas.

En el art.2 se dice que el registro de los signos no
visibles quedara condicionado a la disponibilidad de medios
técnicos adecuados.

Art.3 : podrán constituirse como marcas las
frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas
por la presente ley.

Se debatió por mucho tiempo si un slogan
publicitario podía ser protegido o no como marca. Lo que
en realidad se concedía era la protección del
conjunto, no de cada palabra, el art. 3 dirime el
problema.

No alcanza con que un signo cumpla con estas funciones,
sino que no puede incurrir en ninguna de esta causales de nulidad
para que se pueda defender su registro. Y estas causales son las
contenidas en los arts. 4,5,que hacen en forma muy general a
signos que ya tienen otro titular, o que por razones de derecho
publico no pueden ser monopolizados por otra persona.

Art. 4-Nulidades Absolutas : no serán
considerados marcas, y por tanto irrogaran nulidad
absoluta,

I) el nombre del Estado, Gobiernos departamentales.,
símbolos nacionales o departamentales.

II) los signos que reproduzcan o imiten monedas,
billetes, o cualquier medio oficial de pago nacional o
extranjero. Nadie puede tenerlos monopolizados como
marcas.

III) los emblemas destinados a la Cruz Roja y al
Comité Olímpico Internacional. Tienen un
significado internacional preciso.

IV) las denominaciones de origen, las indicaciones de
procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea
suficientemente original y distintivo respecto a los productos o
servicios a los que se aplique. Cuando se trata de
denominación de origen e indicaciones de procedencia es
lógico porque tienen otro régimen que determina
quienes las pueden usar.

V) la forma que se de a los productos o envases cuando
reúnan los requisitos para constituir patente de
invención o modelo de utilidad conforme a la ley. Si es
algo que implica una creación inventiva no se somete a
este régimen.

VI) los nombres de las variedades vegetales que se
encuentran registrados en el Registro de Propiedad de
Cultivares.

VII) las letras o los números individualmente
considerados en forma particular. Es decir el dos, el tres, nadie
puede tener el monopolio sobre los números, lo mismo con
las letras.

VIII) el color de los productos y los envases y las
etiquetas monocromáticos, podrán usarse como marcas
las combinaciones.

IX) las denominaciones técnicas, comerciales o
vulgares que se empleen para expresar cualidades o atributos de
los productos o servicios.

X) las designaciones usualmente empleadas para indicar
la naturaleza de los productos o servicios o la clase.

XI) las palabras o locuciones que hayan pasado al uso
general y los signos o diseños que no sean de
fantasía.

XII) las palabras o combinaciones de palabras en idioma
extranjero cuya traducción al español este
comprendida en las prohibiciones de los numerales 9,10,11. Una
marca puede ser distintiva hoy y mañana dejar de serlo, si
bien en el momento en que se registro nadie se podía
oponer validamente por esa razón, a los tres años
de utilización en el mercado resulta que se mundializa y
se pide la nulidad absoluta con efecto retroactivo.

XIII) los dibujos o expresiones contrarios al orden
público, la moral, o las buenas costumbres.

XIV) las caricaturas, los retratos, los dibujos, o las
expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas, objetos
dignos de respeto y consideración.

Art. 5-Nulidades Relativas : a los efectos de la
presente ley no podrán ser registradas como marcas
irrogando nulidad relativa,

I) las banderas, escudos, letras, palabras y
demás distintivos que identifiquen a los Estados
extranjeros o a las entidades internacionales e
intergubernamentales. Como la OMS. .

II) las obras literarias y artísticas, las
reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o
simbólicos que merezcan la protección por el
derecho de autor.

III) los nombres o los retratos de las personas que
vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los
fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido
declarados judicialmente sus herederos. IV) el solo apellido
cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo
llevan, a juicio de la autoridad administrativa.

V) las marcas de certificación o de
garantía comprendidas en la prohibición del art.
54. Son las que tienen relación con nombres
geográficos.

VI) los signos o palabras que constituyen la
reproducción, la imitación o la traducción
total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre
comercial.

VII) las palabras, signos o distintivos que hagan
presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.
Un signo se registra en un Estado y tiene esa atribución
de derechos que le corresponden en función del alcance de
la ley, es decir del alcance del territorio del Estado.
Además una marca se registra para determinados bienes y
servicios.

¿Que clase de marcas tenemos
hoy?

Marcas tradicionales : de los distintos productos y
servicios.

Marcas colectivas : se regulan en el art. 38 de la ley,
son aquellas que sirven para identificar distintos productos o
servicios, pero en cuanto provienen de los miembros de
determinada entidad. Informan que el que expone ese servicio o
identifica ese producto con ella pertenece a una
asociación civil determinada. Eso en si esta relacionado
con la información de lo que pretenda hacer esa
asociación de su actividad.

Marcas de certificación o garantía : se
regulan a partir del art. 44 de la ley, es el signo que certifica
características comunes, en particular calidad,
componentes, naturaleza, metodología empleada, y cualquier
otro dato relevante a juicio de su titular, de productos
elaborados o servicios prestados, por personas autorizadas y
controladas por el titular de la marca.

Aquí hay un componente mucho mas fuerte de
control, respecto de esa información de calidad o de un
elemento que se certifica y que se informa a través de la
utilización del signo. Para las marcas de
certificación y las colectivas hay una sección
especial en el registro de marcas, y debe acompañarse la
solicitud, entre otras documentaciones, de un reglamento de uso.
Es un estatuto en el cual se establece que deben cumplir las
personas que lo vayan a utilizar, que controles corresponden, que
sanciones se prevén para el incumplimiento de las
obligaciones que adquiere quien va a hacer uso del
mismo.

¿Cuando se adquiere el derecho a
una marca?

Art. 9 : el derecho a la marca se adquiere por el
registro efectuado de acuerdo a la presente ley. El registro de
le marca importa la presunción de que la persona
física o jurídica a cuyo nombre se verifico la
inscripción es su legitima propietaria.

En conclusión nuestro sistema es de
adquisición de base registral. En derecho comparado hay
dos grandes sistemas para la adquisición del derecho
marcario, el sistema de base registral y el sistema del
uso.

El sistema del uso tradicionalmente se dio en los
países del Common-Law.

Nuestro sistema claramente dice que el derecho se
adquiere por el registro, hay una presunción de propiedad
en la ley que dice que el titular registral de la marca se
presume propietario. Este principio de adquisición de la
marca se atenúa porque la ley reconoce al usuario de un
signo como marca la posibilidad de oponerse a que un tercero
registre ese signo.

El registro empieza con una solicitud, con un acta que
se presenta ante la Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial, que contiene dibujo, inscripción completa,
reivindicación de que clase internacional, se paga una
tasa junto con el formulario de solicitud. Se publica la
solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial, y se abre un plazo de oposición al registro de
30 días prorrogable por causa justificada. La
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial decide si
concede o rechaza la solicitud.

Art. 12 : no podrá impedirse la libre
circulación de los productos marcados introducidos
legítimamente en el comercio por el titular o con la
autorización del mismo, fundándose en el registro
de la marca siempre que dichos productos, envases, etc.,no hayan
sufrido alteraciones, modificaciones, o deterioros
significativos.

Un pronunciamiento en este sentido viene dado por el
problema de las importaciones paralelas. Un comerciante uruguayo
tiene un contrato con un comerciante japonés fabricante de
productos de audio, ese comerciante uruguayo firmo un contrato de
distribución, es representante exclusivo.

Otro comerciante uruguayo vende los mismos productos a
mitad de precio dado que los compra en Miami aunque
paga lo respectivo en la aduana.

El objeto de derecho es el producto, la marca distingue
al producto.

Nuestra ley reglamenta el principio de agotamiento
internacional, no importa donde fue puesto en el comercio,
mientras es legitimo, el titular de la marca en nuestro
país no puede impedir su circulación salvo que la
aplicación de esa marca sobre el producto deteriore el
valor de la marca.

Por eso la ultima parte del art. se refiere a que los
productos, envases, etc.,no hayan sufrido alteraciones. Eso puede
ser por falsificaciones o por lo que implican los
deterioros.

En otros territorios se da lo que se llama agotamiento
comunitario, el agotamiento restringido a determinados
territorios.

Transferencia de las marcas

Las marcas se pueden transferir por actos entre vivos,
por disposición de última voluntad, por
ejecución forzada, o por la acción de
reivindicación.

Por acto entre vivos, se habla de cesión de una
marca. Se habla también de cesión total o parcial,
según se cedan por ejemplo con relación a los
ámbitos geográficos.

Por disposición de ultima voluntad,
como cualquier otro objeto. Por ejecución forzada, como
cualquier otro objeto.

Por la acción de reivindicación, que es
una acción especial reglamentada en el art. 28 de la
ley.

Art. 28 : cuando el registro de una marca se hubiere
solicitado u obtenido por el agente, representante, distribuidor,
franquiciado de la misma, a nombre propio o ajeno y sin
autorización del titular, este podrá iniciar
acción de reivindicación del derecho ante la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a fin de que
se le reconozca como solicitante o titular del
derecho.

Esta acción no podrá iniciarse
después de transcurridos cinco años contados desde
la fecha de concesión del registro.

El franquiciado es el que tiene una autorización,
o el que tiene autorizado un uso o una relación con el
titular de la marca en base a uno de estos contratos. Cuando uno
de estos sujetos registra a nombre propio una de estas marcas, de
estos productos relacionados con este contrato, y sin
autorización del titular de la marca, el titular puede
iniciar la acción de reivindicación.

Derechos que afectan la marca

Una marca puede ser objeto de un contrato de licencia,
objeto de prenda, objeto de embargo, o estar involucrada en una
medida de protección de inmuebles. Una licencia de marca
consiste en que el titular de la marca esta autorizando a otra
persona a que utilice esa marca. Hay una autorización de
uso, cuando se habla de licencia. El contrato de licencias tiene
una regulación especial en la ley de marcas. En el
art. 58 se establece que la licencia es un contrato
accesorio al registro marcario, entonces si se anula el registro
marcario no puede existir contrato de licencia, eso es lo que
quiere decir accesorio. Se concede el uso total o parcial por un
tiempo determinado en forma exclusiva o no exclusiva. Se
publicaran en el Boletín un extracto de las partes
principales dice el art. 60. El art. 61 dice que el licenciatario
no podrá hacer cesión de sus derechos ni parcial,
ni total, salvo que se lo faculte expresamente.

Extinción de las marcas

Causales de extinción del registro marcario
:

Expira el plazo, la marca se concede por un plazo de
diez años que puede ser renovable indefinidamente, si no
se renueva se extingue.

Por voluntad del propietario, el titular de la marca
comunica que renuncia a ella.

Por caución de nulidad, en caso de que
determinados productos o servicios no sean reivindicados cuando
se esta solicitando la renovación.

Se extingue el registro de una marca en la cual se hacia
referencia al Estado porque el Estado participaba de alguna
manera en esa persona jurídica, cesa su
participación en la sociedad en que
actúa.

Nombre Comercial

El nombre comercial en nuestro derecho es un signo
distintivo que identifica la actividad que explota una persona
física o jurídica.

Art.68 : si una persona física o jurídica
quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya
explotada por otra persona, con el mismo nombre o la misma
designación convencional, deberá adoptar una
modificación clara que haga que ese nombre o esa
designación sea visiblemente distinto al
preexistente.

En definitiva los nombres comerciales deben ser
visiblemente distintos uno de otro, si identifican una actividad
ya explotada por otra persona. La actividad explotada de que se
trata tiene que ser con fines comerciales.

El nombre comercial se adquiere por el uso y se extingue
cuando se extingue la actividad que le dio origen. También
cuando no se usa.

Cuando hay problemas relativos al nombre comercial los
cuestionamientos se plantean en el ámbito judicial, el
plazo para defender la exclusividad es de cinco
años.

Art. 69 : la acción judicial del titular del
derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a
los cinco años desde el día que se empezó a
usar por otro.

Quiere decir que esta posibilidad de recurrir a los
juzgados para impedir que otra persona utilice el nombre
comercial dura cinco años que otra persona lo
empezó a usar. En materia de nombre comercial la necesidad
de la exclusiva por no ser visiblemente distinto se analiza el
tema en virtud de un contexto que implica que el nombre comercial
que es utilizado por la misma actividad, choquen en su
interés.

El nombre comercial distingue una actividad, entonces la
extensión de la actividad es lo que se mide y considera
frente a la extensión de lo que es la actividad de otro
comerciante que esta reclamando o frente a quien se reclama por
el uso del nombre.

Indicaciones
Geográficas

En nuestra ley cuando hablamos de indicaciones
geográficas estamos hablando de la dimensión de
ADPI. Las indicaciones geográficas pueden ser indicaciones
de procedencia o denominaciones de origen.

Art. 74 : indicación de procedencia es el uso de
un nombre geográfico sobre un producto o servicio que
identifica el lugar de extracción, producción o
fabricación de determinado producto o prestación de
determinado servicio, en tanto que lugar de
procedencia.

Por ejemplo, el alfajor Portezuelo es hecho en
Portezuelo, por lo tanto debe decir hecho en Portezuelo. La
indicación de procedencia no esta concediendo una
exclusiva respecto de esa expresión en relación con
un producto o servicio determinado.

Art. 75 : denominación de origen es el nombre
geográfico de un país, una ciudad, una
región, o una localidad que designa un producto o servicio
cuyas cualidades o características se deban exclusivas o
esencialmente al medio geográfico, incluidos factores
naturales o humanos.

En definitiva si un nombre geográfico que
identifica un producto, porque ese producto por el hecho de
provenir de ese lugar geográfico tiene unas
características tales que hacen que cuando la gente
menciona el lugar geográfico se aluda al
producto.

La forme mas esquemática de manejo de este
concepto es planteado en un libro, que marca una doble
unión entre lo que es nombre geográfico y producto,
objetiva y subjetiva.

Objetiva, porque tiene que tener particularidades ese
producto de que se trate o el servicio eventualmente, de que se
trate ,en su elaboración, en su cultivo, en su
producción, por ser ese lugar geográfico. Esto es
un dato objetivo.

Subjetiva, es que en la sociedad vigente, en el mercado
consumidor, identifiquen el lugar con el producto. Esto en cuanto
a denominaciones de origen en cuanto al registro. Y junto con la
solicitud de registro se acompañara un reglamento de uso
que es el que describe, por ejemplo si se trata de vinos o de
otro tipo de productos, la circunscripción
geográfica en la cual se habrá de elaborar o
cosechar este producto involucrado, o en lo que sea de
elaboración final la metodología a utilizar. Y cada
vez se reglamentan mas, se protege mas el tema de las
denominaciones de origen porque cada vez hay mayores necesidades
respecto de economía de tiempo y de economía de
recursos de mercado.

Acciones de Oposición,
Anulación y Reivindicación

Art. 20 : el titular de un interés directo,
personal y legitimo, podrá oponerse al registro que se
intentare o solicitar la anulación de las marcas ya
inscriptas cuando se configuren las situaciones previstas por los
arts. 4 y 5.

Art. 21 : la Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de
registro o anular el registro de marcas cuando se configuren las
situaciones previstas por los arts. 4 y 5.

Art. 23 : los propietarios de marcas registradas o en
tramite de registro podrán oponerse a las solicitudes de
registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o
gestionar la anulación de las ya inscriptas.

Art. 25 : si al deducirse la acción de
anulación basada en lo preceptuado por los numerales 6 y 7
del art. 5,el propietario de la marca no hubiere
solicitado el registro en el país, deberá
impetrarlo dentro de los noventa días de instaurada la
acción.

Art. 26 : la oposición excluye la acción
de anulación por la misma causal.

Art. 27 : la acción de anulación basada en
el art. 4 podrá deducirse en cualquier tiempo.

Acciones Civiles y Penales

Art. 81 : el que con el fin de lucrar o causar perjuicio
use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta
en el registro correspondiente a otra persona, será
castigado con seis meses de prisión a tres años de
penitenciaría.

Art. 83 : el que a sabiendas fabrique, almacene,
distribuya o comercialice mercaderías señaladas con
las marcas a que se refieren los arts. anteriores, será
castigado con tres meses de prisión a seis años de
penitenciaria.

Art. 84 : las marcas a que hacen referencia los arts.
anteriores así como los instrumentos usados para su
ejecución serán destruidos o
inutilizados.

Art. 87 : los damnificados por contravención de
las disposiciones contenidas en los arts. 81 a 85 podrán
ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los
autores y coautores de las actividades sancionadas
penalmente.

Art. 89 : no se podrá intentar acción
civil o criminal después de pasados cuatro años de
cometido o repetido el delito o después de un año
contado desde el día en que el propietario de la marca
tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Bibliografía

-Ley N° 17.164 de 2 de Septiembre de
1999

-Decreto N° 11/000 de 13 de Enero de
2000

-Ley N° 17.011 de 25 de Septiembre de
1998

-Ley 17.616 de 10 de Enero de
2003

-Ley 9.739 de 17 de Diciembre de 1937

– Comisión Especial Conicyt /
Universidad. Cr. Alberto TisnesIng, Heber Freira Dr. Patrick
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-"Temas de Derecho autoral. Su tutela jurídica y
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-"Derechos de autor y derechos conexos". Delia Lipszyc.
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-"Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Propiedad
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– "Protección jurídica
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www.cusoft.org.uy

Autor:

Dr. Maximiliano Mauri
Vidal